Protección de marcas en las empresas aseguradoras

Diciembre 2024 : FERRERE

La importancia de registrar marcas

Las marcas identifican productos o servicios, concentran la identidad de una empresa aseguradora y representan los valores de la organización. De ahí que el registro de estas sea esencial para asegurar el derecho de uso exclusivo de las marcas.

Es obligatorio usar las marcas registradas. Pueden ser canceladas por falta de uso.

Si bien las compañías aseguradoras en general tienen marcas registradas, es importante recalcar que, de acuerdo con nuestra legislación (artículo 19 de la ley 17.011, o “Ley de Marcas”), el uso de una marca registrada es obligatorio. En ese sentido, la Ley de Marcas dispone que la marca podrá ser cancelada por falta de uso cuando hubiere dejado de usarse durante cinco años consecutivos(1). Hacemos notar que la cancelación no opera de pleno derecho sino a solicitud de terceros con interés directo, personal y legítimo.

Así, dejar de usar la marca de acuerdo con las exigencias de ley, supone el iesgo de exponer el registro a cancelación en caso de que un tercero así lo solicite. En ese supuesto, el titular del registro tiene la carga de probar el uso. En ciertos casos puede ser relativamente sencillo que surja un tercero con interés legítimo en obtener la cancelación de una marca registrada de una compañía en general. Un caso típico es la del tercero que encuentra bloqueado el registro de una nueva marca por la existencia de otra anterior, pero advierte que la misma podría estar en desuso desde hace largo tiempo.

¿Cuándo se cumple con la obligación de uso?

El uso capaz de evitar la cancelación del registro no es cualquier uso. Según el Decreto 34/999 (artículo 35), la obligación de uso se cumple cuando cualquiera de los productos o servicios que distingue la marca, conforme al registro marcario, están disponibles en el comercio, en el territorio nacional, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades de su comercialización.

La norma también dispone que, constituye uso de la marca, su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o con servicios brindados en el extranjero, desde el territorio nacional.

Por tanto, es necesario atender al tipo de producto o servicio que identifica la marca, y especialmente a la dinámica comercial que involucra a su sector de negocio, en este caso, al sector asegurador. No es el mismo volumen y dimensión de mercado esperable el que convoca a una marca para identificar productos de consumo masivo, que el de otra marca que, por ejemplo, identifique dispositivos médicos de alta especialización o servicios financieros, por tanto, el volumen y tipo de prueba de uso exigible, debe estudiarse en cada caso.

La norma permite el probar el uso mediante cualquier medio de prueba admitido por la ley, de manera que, desde facturas que mencionen la marca hasta contenido en redes sociales, publicidad fechada, entre otros, pueden ser idóneos.

También cabe resaltar que, para probar el uso, no sería admisible un uso puntual u ocasional, ni un uso sobre productos y servicios diferentes a los que protege el registro. Tampoco sería admisible el uso de una marca que no sea “conforme al registro”, es decir, que sea diferente a la marca registrada. Esto último genera matices interesantes, especialmente en casos de rediseño de marca, relanzamientos y/o renovación de la imagen corporativa que toda empresa (incluso compañías aseguradoras) deberían considerar.

¿Cuáles pueden ser buenas prácticas para asegurarse de cumplir con la obligación de uso de marca?

Aunque la obligación de uso de marcas es relativamente reciente, los dictámenes de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) y los fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictados a la fecha, permiten identificar algunas recomendaciones:

- Generar respaldo de uso de la marca. Puede ser, por ejemplo, un relevamiento anual de publicidad, eventos, catálogos, entre otros que, aunque no hagan prueba de uso de manera aislada, suman a la hora de valorar si hay o no uso de la marca.

- Conservar muestra de facturas que mencionen la marca.

- Evaluar los procesos de rediseño de marca, acompañando estos procesos por asesoría especifica en propiedad intelectual, a fin de evaluar si los cambios ameritan un nuevo registro.

- Realizar revisiones periódicas de las marcas usadas con el objeto de identificar si estas corresponden con las marcas registradas. Esto también implica verificar si el uso corresponde a los productos y servicios que ampara el registro.

Actualización de marcas: un cambio estratégico que requiere asistencia legal

Continuando con lo anterior, entendemos relevante realizar algunos comentarios adicionales la actualización de marcas, lo que puede ocurrir en cualquier empresa, incluso compañías aseguradoras.

En la práctica, es frecuente que las empresas rediseñen o actualicen su imagen comercial. Es, en principio, su misma marca, pero con otra imagen, lo que puede generar la pregunta acerca de si esa nueva imagen es en sí una marca diferente a la marca registrada, al punto que amerite un nuevo registro. También, es posible que esa nueva imagen incorpore nuevos elementos que puedan suponer conflicto con terceros.

En tal sentido, es razonable que los cambios menores no supongan necesariamente un apartamiento significativo de la marca registrada que justifique un nuevo registro o represente riesgo alguno, especialmente si las variaciones descansan en elementos secundarios o no distintivos.

En esa línea el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (incorporado al derecho positivo uruguayo mediante Decreto Ley N° 14.910) dispone (en su artículo 5) que el empleo de una marca por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca.

No obstante, el desarrollo de una nueva identidad visual podría implicar cambios sustanciales. Algunas veces el nombre evoluciona suprimiendo parte de su denominación original, o transformándose en una palabra derivada o abreviada de la marca registrada. Más aún, aunque la denominación se conserve sin cambios, es posible que se agregue un logo o se modifique radicalmente el aspecto gráfico.

Todo ello puede generar dudas respecto de si la marca originalmente registrada ha dejado de usarse “conforme al registro” y, por tanto, pudiera ser pasible de cancelación. Pero también, la nueva identidad visual puede infringir derechos de terceros, por ejemplo, agregando logos y combinación de colores muy similares a otros que ya sean parte de una marca registrada por terceros.

Adicionalmente, un proceso de este tipo puede dar lugar a marcas nuevas: caso típico de los iconos que se usan para identificarse en redes sociales, que normalmente son versiones breves de la marca (sus iniciales en la misma paleta de colores, o un elemento gráfico icónico de la marca presentado de forma aislada).

De igual forma, es posible que en el rediseño de la imagen corporativa diluya la distintividad de la marca, porque se prioricen y/o destaquen elementos o palabras en tendencia, que son ampliamente usados en el sector o que, en sí mismos sean descriptivos, y en ese sentido “la nueva imagen” no tendrá realmente distintividad y no se podrá exigir a terceros que no incorporen esas palabras y/o elementos no distintivos, situaciones cuya implicancia hay que conocer.

Como se puede observar, el diseño de una nueva imagen corporativa, no debe ser un proceso aislado del departamento de marketing de una empresa aseguradora, sino que además necesita de un acompañamiento y asesoría legal adecuada, para procurar que la nueva identidad esté amparada por las marcas registradas y/o hacer nuevos registros si corresponde y para asegurarse que los cambios no suponen riesgos de infracción marca.